Por Eduardo Nogueira Penido
A proteção conferida pela Lei de Propriedade Intelectual, especialmente no âmbito das marcas, é de suma importância para garantir a justa competição no mercado e proteger os consumidores de confusão e engano.
Um dos elementos fundamentais para a concessão de registro de uma marca é sua distintividade, ou seja, sua capacidade de identificar-se como produtos ou serviços de forma única e exclusiva no mercado.
Nesse contexto, a distintividade fonética e visual desempenha um papel crucial no âmbito do direito marcário, pelo que, este artigo propõe uma análise da distintividade fonética e visual na concessão de registro de marcas, com foco na interpretação jurisprudencial, a partir de uma decisão jurídica emblemática.
Da Distintividade Fonética e Visual: Conceito e Importância
A distintividade fonética refere-se à capacidade de uma marca de ser distinguida pela sua pronúncia auditiva.
A distintividade visual é uma dimensão crucial no contexto da proteção de marcas e da percepção do consumidor. Enquanto a distintividade fonética diz respeito à diferenciação por meio da pronúncia auditiva, a distintividade visual concentra-se na capacidade de uma marca se destacar e ser identificada através de sua apresentação visual.
Isso significa que, mesmo que duas marcas sejam ortograficamente diferentes, se forem foneticamente semelhantes, podem causar confusão no consumidor. Portanto, a distintividade fonética e visual são essenciais para garantir que uma marca seja facilmente identificável e diferenciável das demais no mercado.
No contexto do direito de marcas, a distintividade é um dos requisitos fundamentais para a concessão de registro.
A Lei da Propriedade Industrial estabelece que não são registráveis as marcas que não possuam distintividade, sendo esta uma condição indispensável para a proteção legal.
A distintividade pode se manifestar de diversas formas, seja visual, fonética ou conceitual, e é avaliada levando em consideração as características do mercado e dos consumidores.
Caso concreto: Marcas mistas “UOTẒ” e “WOTS”
No intuito de colaborar com o conhecimento e a aplicação da distintividade fonética e visual, podemos mencionar o caso envolvendo o pedido de registro da marca mista UOTẒ, a qual foi requerida administrativamente por sua titular perante o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI), processo INPI n.º 909.313.202 requerida por UOTZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA.
A marca foi requerida em sua forma mista por sua titular e foi indeferida com base em anterioridade decorrente da marca “WOTZ”, conforme pode ser observado no espelho do processo administrativo junto ao INPI:
A marca UOTẒ teve seu indeferimento em razão da marca mista “WOTZ” concedida anteriormente pelo INPI em 08/03/1989, conforme processo administrativo n.º 814.693.920, a qual pode ser vista abaixo:
Verifica-se acima que as marcas em questão são mistas e possuem os seguintes logotipos:
A titular da marca UOTẒ recorreu na decisão de indeferimento do INPI, porém, a Autarquia Federal manteve o indeferimento, ou seja, de acordo com o entendimento do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, as marcas “UOTẒ” e “WOTS” não poderiam conviver no mercado.
Desta forma, uma vez esgotada a análise do pedido de registro da marca UOTẒ perante aquela Autarquia Federal, foi necessário buscar a solução do caso perante o Poder Judiciário, e assim, ser observada a distintividade fonética e a distintividade nas atividades por estas exercidas.
Análise Jurisprudencial
A empresa UOTZ INTELIGÊNCIA DE MERCADO LTDA, o qual requereu o pedido de registro da marca UOTẒ, ingressou a ação judicial perante a Justiça Federal do Estado do Rio de Janeiro, a fim de ver anulada a decisão proferida pelo INPI que manteve o indeferimento do pedido de registro.
A ação teve seus pedidos julgados improcedentes na 1ª Instância, pois entendeu-se, num primeiro momento, agora já na esfera judicial, que a decisão do INPI de indeferir o registro da marca UOTẒ, estaria correta, o que motivou a interposição de recurso para que o Tribunal Regional Federal do Estado do Rio de Janeiro pudesse analisar a questão.
Assim, dada a insistência da titular da marca UOTẒ, e ainda, os relevantes fundamentos que nortearam o recurso, foi proferida uma recente decisão por aquele Tribunal Regional Federal da 2ª Região localizado no Estado do Rio de Janeiro, nos autos do processo n.º 5023289-72.2018.4.02.5101, onde foi analisada a situação jurídica acima e trouxe à tona o debate crucial no campo do direito da propriedade industrial: a distintividade fonética e visual na concessão de registro de marcas.
O cerne da controvérsia residiu na interpretação do inciso XIX do artigo 124 da Lei nº 9.279-96, que estabelece as vedações à concessão de registro de marca quando houver identidade ou semelhança suscetível de causar confusão entre produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins. Nesse contexto, tanto o INPI quanto a sentença de primeira instância basearam suas decisões na similaridade fonética entre as expressões “UOTẒ” e “WOTS”, sobretudo através de uma análise que considerou a anglicização dos sons das letras correspondentes.
Nesse contexto, tanto o INPI quanto a sentença de primeira instância basearam suas decisões na similaridade fonética entre as expressões, sobretudo através de uma análise que considerou a anglicização dos sons das letras correspondentes.
Todavia, é crucial ressaltar que a distintividade necessária à concessão do registro de marca não se restringe apenas à similaridade fonética entre os signos.
O artigo 122 da Lei nº 9.279/96 estabelece que a marca deve ser suscetível de distinguir os produtos ou serviços de uma empresa daqueles de outras empresas.
O Tribunal Regional Federal do Estado do Rio de Janeiro, anulou a decisão administrativa do INPI, e, reformou a sentença proferida pelo Judiciário, concedendo, a marca UOTẒ, porque as grafias das expressões “UOTẒ” e ”WOTZ” embora possam guardar similaridade fonética, apresentam diferenças facilmente verificáveis pelo consumidor, de modo a atender o disposto no artigo 122 da Lei nº 9.279/96, sendo as atividades exercidas pelas empresas não conflitantes.
Assim, ainda que haja semelhança fonética, é imperativo considerar se as grafias das expressões apresentam diferenças que possibilitem sua identificação pelo consumidor médio.
Uma interpretação restritiva do conceito de distintividade poderia resultar na negação injusta de registros de marca legítimos, prejudicando o desenvolvimento e a concorrência no mercado.
Em suma, a decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região destaca a importância de uma análise abrangente e contextualizada no processo de concessão de registro de marcas, especialmente no que tange à distintividade fonética e visual e tal abordagem visa garantir um equilíbrio entre a proteção dos direitos de propriedade industrial e a promoção da concorrência e inovação no mercado.
Conclusão
A distintividade fonética e visual desempenham um papel crucial na concessão de registro de marcas, sendo requisitos essenciais para garantir a proteção legal e a identificação clara no mercado.
A análise jurisprudencial realizada neste artigo destaca a importância de uma interpretação equilibrada da distintividade fonética e visual, considerando não apenas a semelhança na pronúncia, mas também as diferenças nas grafias e a apresentação visual das marcas.
Portanto, ao solicitar o registro de uma marca, é fundamental considerar não apenas sua grafia, mas também sua pronúncia e distintividade fonética e visual em relação a outras marcas já registradas.
Vale mencionar que, no caso em concreto, uma das alegações de grande importância diz respeito ao fato de que o titular da marca ”WOTS” sequer fazia uso da marca de forma fiel a que foi requerida perante o INPI, o que certamente contribuiu no desfecho da decisão proferida pelo Tribunal.
Ademais, a titular da marca “pioneira” agiu com permissividade na coexistência entre as marcas, pois sequer se insurgiu ao pedido de registro da marca “UOTẒ” quando do requerimento, fato que a enfraquece, principalmente em segmentos idênticos.
Assim, é necessário garantir uma proteção eficaz para evitar conflitos no mercado, como demonstrado pela decisão jurisprudencial analisada.
O processo em análise neste artigo foi patrocinado pela equipe do escritório Montañés Albuquerque Advogados, o qual atua há anos na área de Propriedade Intelectual, contribuindo na construção de ideias e buscando a consolidação da mesma através do estudo e da informação.
Sobre a Montañés Albuquerque Advogados
A Montañés Albuquerque Advogados foi criada a partir da necessidade de suprir a crescente demanda de clientes que conheciam a competência, integridade e eficiência das sócias e colaboradores da Cone Sul Marcas e Patentes, criada em 1995. Com a divisão do corpo jurídico das empresas, houve a possibilidade da Montañés Albuquerque Advogados também atuar em outras áreas, como cível, família, trabalhista e empresarial.
Mais informações: https://montanesalbuquerque.adv.br/
Artigo escrito por Eduardo Nogueira Penido, advogado na Montañés Albuquerque Advogados, especialista em Direito de Propriedade Intelectual e atuante nas áreas de Direito Civil, Empresarial, Família e Sucessões, Processo Civil, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho com vasta experiência na área jurídica, com inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil Secção São Paulo – OAB/SP desde o ano de 2006. Associado AASP – Associação dos Advogados de São Paulo.